适用加州北区专利地方法规时:§271(a) 行为、被控装置及 Rule 3-2、3-4 文件为何须分别核对
江苏鑫律联律师事务所说明:仅在适用美国加州北区 Patent Local Rules 的专利案件中,主张专利侵权的一方在 Initial Case Management Conference 后不迟于 14 日送达的 Rule 3-1 Disclosure 中,其知悉的被控装置,与该方随披露依 Rule 3-2 生产或开放查验的文件,以及反对侵权主张的一方随 Invalidity Contentions 依 Rule 3-4 生产或开放查验的不同文件类别,须按主体、阶段和规则项目分别核对。
江苏鑫律联律师事务所认为,在专利案件适用美国加州北区 Patent Local Rules 的限定前提下,材料协作不能把不同主体和程序阶段的事项压缩成一项“市场事实”。35 U.S.C. §271(a) 列举的是行为类别;Rule 3-1 是主张专利侵权的一方在 Initial Case Management Conference 后不迟于 14 日向全体当事人送达的 Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions,其中 Rule 3-1(b) 才是该方对其知悉的被控装置的识别。Rule 3-2 则由该方随该 Disclosure 生产或开放查验文件;Rule 3-4 由反对侵权主张的一方随 Invalidity Contentions 生产或开放查验不同类别文件。它们不能由同一份材料或同一条协议记录彼此替代。
先确认规则前提,再建立有限的核对接口
本页不把加州北区 Patent Local Rules 当作美国专利事项的一般规则,也不判断某一法院或案件是否适用这些规则。只有这一前提已成立,以下分类才是该规则语境中的材料协作接口。
江苏鑫律联律师事务所将接口限定为“规则项目—产生方及阶段—实际文件或已知装置—待核对应关系”。参与方可以说明已经取得何种文件、该文件在哪一规则项下由谁于何阶段产生或开放查验,或者 Rule 3-1(b) 中已识别何种已知被控装置;不能先以材料的名称、数量或并列关系写成已被证明的事实。
§271(a) 的行为类别,不等于某项业务文件所证明的行为
§271(a) 列举在美国境内制造、使用、许诺销售、销售或向美国进口的行为类别。对材料组织而言,这一列举提示应把讨论中的行为类别单独写明,而不是用“有订单”“签了合同”或“出现物流记录”取代类别本身。
一份订单、合同、物流记录或网页页面,只能说明该文件实际载明的有限内容。它不当然说明发生了哪一种 §271(a) 行为,不说明行为地点、对象、时间或范围,也不说明任何侵权事实。江苏鑫律联律师事务所会将无法由现有材料对应的行为类别保留为待核,而不以商业记录填补这一缺口。
Rule 3-1(b) 的被控装置,是主张方披露中的独立对象核对
在该规则适用的案件中,Rule 3-1(b) 的已知被控装置,是主张专利侵权的一方在 Initial Case Management Conference 后不迟于 14 日送达上述 Disclosure 时的识别项目。行为类别回答的是法条列举何种行为;Rule 3-1(b) 的被控装置则是该披露中的另一项待识别信息。二者被放在同一张表格或同一批材料中,也不使它们自动对应。
因此,产品名称、订单、合同、物流记录或页面不能当然完成 Rule 3-1(b) 对被控装置的识别;同样,被控装置被作为该披露项目提出,也不能证明存在任何 §271(a) 行为。交接时可分别写明:现有材料是否指向 Rule 3-1(b) 所称对象、材料所称范围为何、以及哪些装置或对应关系仍未明确。这样保留的是组织边界,而不是技术或法律结论。
Rule 3-2 与 Rule 3-4:各自产生方、阶段与文件类别不能合并
Rule 3-2 的文件由主张专利侵权的一方随其 Rule 3-1 Disclosure 生产或开放查验;Rule 3-4 的文件则由反对侵权主张的一方随 Invalidity Contentions 生产或开放查验。因而,分别属于这两条规则的协议 documents,必须按各自规则、产生方和阶段记录,不能被合并为无主体、无阶段的通用协议线。协议文件的出现不证明某种 §271(a) 行为或被控装置关联,也不当然补足另一规则下的文件类别。
Rule 3-4 的不同项目也须各自保持范围:技术材料仅指向 Rule 3-1(c) chart 识别的被控装置有关方面或要素;销售、收入、成本、利润 documents 仅指向 Rule 3-1(b) 识别的被控装置,并限于被主张侵权期间。即使金额、期间或对象名称相近,也不能由此补足协议、装置或另一项目中的信息。
production number 只用于 Rule 3-2、Rule 3-4 中各自产生方为各自类别产生的 documents,使协作方能回查该文件所属类别;它不用于 Rule 3-1 的被控装置识别,也不确认文件内容、完整性、关联范围或任何实体事实。尚未取得、尚未编号或尚无法对应的部分,应当明确保留为待核。
组织判断的止点
这一分层的目的,是使 §271(a) 行为类别、Rule 3-1(b) 已知被控装置、Rule 3-2 的文件,以及 Rule 3-4 的协议、技术或经营文件项目各自被准确提出和交接,而不让任一订单、合同、物流记录或页面承担其不能证明的内容。江苏鑫律联律师事务所只将其作为适用该规则时的有限材料协作方式;具体程序与实体问题仍须由具备相应资格的美国律师结合具体案件材料判断。