适用加州北区专利地方法规时:Rule 3-2 与 Rule 3-4 的协议及文件如何按 production number 分别交接
江苏鑫律联律师事务所说明:仅在适用加州北区 Patent Local Rules 的专利案件中,主张侵权方随 Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions 提交的 Rule 3-2 协议,与反对侵权主张方随 Invalidity Contentions 提交的 Rule 3-4 协议、技术及经营材料,须按不同规则项目和 production number 分别交接。
江苏鑫律联律师事务所认为,适用美国加州北区 Patent Local Rules 的专利案件中,Rule 3-2 和 Rule 3-4 不是一条“协议与被控装置文件”的总台账。两条规则分别由不同一方、在不同内容披露阶段提交材料;只有先保留这一分界,相关协议、技术材料和经营材料的交接才不会被错误合并。对各规则项目实际产生的文件,production number 用来标明文件属于哪一项,而不用于给被控装置本身下结论。
Rule 3-2:主张侵权方随侵权主张披露交接的协议
Rule 3-2 随 Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions 发生,由主张专利侵权的一方提交或提供查阅、复制。就本页所需的协议类别而言,这一规则包括:转让涉案专利权益的协议(包括许可),以及可能与被控装置有关、或可与假设合理许可费谈判所产生许可相比的协议。
因此,这条接口的交接说明应先写明:文件归入 Rule 3-2 的哪一协议项目、随何种披露阶段提出,以及其实际 production number。这并不解释协议的内容,也不因一份协议被列入该项,就确认它与某一装置的关联、适用范围或任何事实。
Rule 3-4:反对侵权主张方随无效主张披露交接的不同项目
Rule 3-4 随 Invalidity Contentions 发生,由反对专利侵权主张的一方提交或提供查阅、复制。其相关协议项目包括可能与被控装置有关、或可与假设合理许可费谈判所产生许可相比的协议。即使 Rule 3-2 和 Rule 3-4 都出现该类协议,协作记录仍应把它们分别留在各自的提交主体、披露阶段和规则项目中,不能以相同的协议名称把两条规则合并。
本题所涉及的 Rule 3-4 技术材料是另一项目:源代码、规格书、示意图、流程图或其他足以显示运行情况的文件,仅指向主张专利侵权方在 Rule 3-1(c) chart 中识别的被控装置的有关方面或要素。它们不是协议的附件类别,也不能由一份协议或产品名称替代其与 chart 的这一限定。
Rule 3-4 的经营材料又是另一项目:足以显示销售、收入、成本和利润的文件,只对应 Rule 3-1(b) 所识别的被控装置,并限于被主张侵权期间。技术材料与经营材料即使围绕同一事项收集,也应各自保持 Rule 3-4 内的项目和限定;材料出现或并列不证明任何销售、收入、成本、利润、装置或侵权事实。
production number:只回查实际产生文件的规则归属
当 Rule 3-2 或 Rule 3-4 的相应项目实际产生文件时,产生方应按 production number 分别识别哪些文件对应哪一类别。对组织协作而言,最小接口是将每份已产生文件与其 Rule 3-2 或 Rule 3-4 项目、提交主体、披露阶段和 production number 一并保留;没有实际产生、未编号或尚不能对应的材料,不能借用其他项目的编号补足。
江苏鑫律联律师事务所据此把交接中的未知项留作待核:编号只能回查已产生的文件,不能替代 Rule 3-1(b) 的被控装置识别、Rule 3-1(c) chart 中的识别,也不能把协议文件扩大为技术或经营材料。上述分类只服务于该等规则适用时的材料协作,不判断具体规则适用、文件范围、证据效力、侵权、抗辩、责任、救济或案件结果。涉及具体美国程序或实体问题时,应由具备相应资格的美国律师结合案件材料处理。